Si usted se encuentra en pleno proceso de protección de sus activos intangibles, es muy probable que haya recibido una notificación en su estado diario. Como abogados expertos en propiedad industrial, sabemos que enfrentarse a un examen de fondo puede generar incertidumbre. Sin embargo, una observación no es un rechazo final, sino el inicio de una etapa de defensa técnica.
En esta guía detallada, explicaremos cómo abordamos nosotros las defensas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para lograr el registro exitoso, centrándonos en las causales más recurrentes de la Ley 19.039.
¿Qué es una observación de fondo y por qué debemos contestarla?
Una observación de fondo ocurre cuando el examinador del INAPI determina que su solicitud infringe alguna de las prohibiciones legales del Artículo 20. A diferencia de las observaciones de forma (que son errores de digitación o clasificación), las de fondo cuestionan la esencia misma de su marca.
Tenemos un plazo fatal de 30 días hábiles (lunes a viernes, excluyendo festivos) para presentar una contestación sólida a través de la Oficina Virtual de INAPI. De no hacerlo, la solicitud será declarada abandonada o rechazada de plano.
1. Defensa ante el Artículo 20 letra f: El conflicto de semejanza
Esta es, por lejos, la observación más común. El INAPI la utiliza cuando considera que su marca “se parece” a una ya registrada o pedida anteriormente, pudiendo causar confusión en los consumidores.
Estrategias avanzadas que utilizamos para derribar esta causal:
- Ruptura del Análisis Fonético: Argumentamos que, aunque existan letras comunes, la acentuación, el número de sílabas y el ritmo de pronunciación crean una impresión auditiva distinta.
- Diferenciación Ideológica: Si una marca se llama “León de Plata” y la otra “Puma de Acero”, aunque ambas refieran a felinos y metales, conceptualmente evocan imágenes distintas.
- Inexistencia de Relación de Cobertura: Es vital demostrar que los productos o servicios no compiten en el mismo mercado. Por ejemplo, una marca de “software financiero” (Clase 9) no debería chocar con una de “servicios de contabilidad” (Clase 35) si logramos probar que sus canales de distribución y públicos objetivos son especializados y distintos.
- La Teoría de la Distintividad Debida: Si la marca citada como obstáculo utiliza términos de uso común en el comercio, argumentamos que su titular debe tolerar la coexistencia con otras marcas que usen términos similares, ya que su ámbito de protección es “débil”.
“Para que exista confusión, no basta con una semejanza aislada; debe existir una probabilidad real de que el consumidor medio, que no suele comparar las marcas una al lado de la otra, crea que los productos provienen de la misma fuente empresarial.” — Criterio sostenido por el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI).
2. Defensa ante el Artículo 20 letra h: La falta de distintividad o descriptividad
Esta causal se aplica cuando el INAPI estima que su marca describe directamente una cualidad, función o el destino del producto (por ejemplo, querer registrar “Silla Cómoda” para vender muebles).
Cómo logramos que una marca “descriptiva” sea aceptada:
- Distinción entre Marca Descriptiva y Sugestiva: Esta es nuestra principal herramienta. Argumentamos que la marca no “describe”, sino que “sugiere” o “evoca”. Una marca sugestiva requiere un proceso mental del consumidor para llegar al producto, lo cual es perfectamente registrable.
- El Principio de la Visión de Conjunto: Si su marca es una frase o un conjunto de palabras, el INAPI no puede desmenuzarla para decir que cada parte es descriptiva. La marca debe juzgarse como una unidad gramatical y visual única.
- Acreditación de “Secondary Meaning” (Significado Secundario): Si usted ha usado la marca por años, presentamos pruebas (facturas, publicidad, redes sociales) para demostrar que el público ya no ve el nombre como una descripción, sino como el nombre de su empresa.
- Precedentes Registrales: Buscamos en la base de datos de INAPI marcas similares que ya hayan sido aceptadas bajo los mismos criterios, exigiendo igualdad de trato jurídico.
Pasos clave para estructurar su escrito de contestación
Para que nuestra defensa sea efectiva ante los examinadores en 2026, seguimos estos pasos técnicos:
- Individualización de la Solicitud: Indicar claramente el número de solicitud y la resolución que se contesta.
- Análisis Comparativo: Realizamos cuadros comparativos visuales y fonéticos si la observación es por la letra f.
- Jurisprudencia Actualizada: Citamos fallos recientes del Tribunal de Propiedad Industrial y de la Corte Suprema que avalen nuestra postura.
- Conclusión y Petitorio: Solicitamos expresamente que se desestime la observación y se proceda a la aceptación a registro.
Si a pesar de presentar una defensa sólida el examinador mantiene su postura, no todo está perdido. El siguiente paso legal es elevar la causa a una instancia superior. Te invitamos a leer nuestra guía detallada sobre cómo apelar un rechazo de marca ante el TDPI para conocer los plazos y costos involucrados en este juicio.
¿Por qué es riesgoso contestar sin asesoría experta?
Muchos emprendedores intentan contestar con argumentos sentimentales o lógicos, pero no legales. Un error en esta etapa puede llevar al rechazo definitivo, perdiendo las tasas ya pagadas y, lo más grave, perdiendo la prioridad sobre su nombre comercial.
En nuestro estudio, nos encargamos de que cada palabra del escrito esté alineada con la normativa vigente y la práctica registral chilena. Si su marca ha sido observada, el tiempo corre: actuemos hoy para asegurar su patrimonio.
Para una revisión gratuita de su observación de fondo, contáctenos a través de nuestros canales oficiales.